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针对“连续三年不使用撤销申请”中撤销全部指定商品/服务的使用证据提供策略
2022-04-19

我国《商标法》第49条第2款规定,注册商标没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,俗称为“撤三”制度。
根据《商标法实施条例》第66条规定撤三制度中由商标注册人承担举证责任。
实务中,他人针对注册商标提出撤三请求时分为两种情况:一、撤销全部指定商品/服务;二、撤销部分指定商品/服务。 针对此两种情形,提交商标使用证据的要求存在差异,恰当、充分地准备适用证据材料可以帮助商标注册人争取更好的审查结果。下面就让小编通过一个小小的案例,向大家展示“撤三”中撤销全部指定商品/服务时使用证据的提供策略。
奥地利高山冬季运动产品领域的知名品牌公司(以下简称"商标权人") 于1997年3月3日将其核心商标(以下简称“争议商标”),在第18类、第25类以及第28类的商品上通过马德里国际注册领土延伸的方式指定并取得了中国的延伸保护。
商标权人于2021年1月10日收到国家知识产权局签发的《关于提供注册商标使用证据的通知》。官方文件通知:一中国自然人于2020年10月14日以连续三年不使用为由向国家知识产权局申请撤销争议商标在第25类核定使用的全部商品上的注册。 因此,要求商标权人在规定期限内提供2017年10月14日至2020年10月13日期间在核定使用的第25类全部指定商品上的使用证据材料。
争议商标在第25类上核准的全部商品为“运动服,尤其是滑雪和冲浪雪撬用服装;运动鞋,尤其是滑雪鞋和冲浪雪撬鞋;运动手套,尤其是滑雪手套和冲浪雪撬用手套”。 根据与商标权人的前期沟通确认,商标权人明确在指定期间内针对“滑雪靴”产品在中国通过授权第三方进行了使用销售和推广。
我所综合考量商标权人提供的相关信息,向商标权人提出了如下证据建议:
1.    授权许可他人在指定商品,或与指定商品相类似的商品上使用争议商标的授权文件;
2.    被许可人为使用商标行为作出的前期准备工作;
3.    被许可人实际使用商标的行为,包括但不限于:销售合同,销售发票,线上线下广告、宣传资料,线上线下销售证据;
4.    其他可证明被许可人在指定期间内使用商标的证据材料。
商标权人于2021年2月10日向国家知识产权局提交了如下材料,证明诉争商标在指定期间在“滑雪靴”商品上的使用:
1.    商标权人的股东公司授权国内一体育器材公司(以下简称“被许可人”)对其核心品牌产品的授权销售声明
证明目的:被许可人针对争议商标在中国大陆地区的使用、销售具有合法授权。
2.    被许可人与其国内承销商签署的针对争议商标品牌产品使用、销售的承销协议书
证明目的:被许可人为争议商标的使用销售做出了充足的以及必要的准备。
3.    被许可人在淘宝网站针对争议商标产品的销售页面以及相关“滑雪靴”商品简介。
证明目的:针对争议商标“滑雪靴”产品,被许可人不仅采用与第三方公司签订承销协议的形式进行推广、宣传,还通过线上淘宝平台零售的方式进行销售。
国家知识产权局认定以上使用证据为商标权人在指定期间内针对“滑雪靴”商品的有效使用证据,从而决定针对争议商标在全部核定商品上的注册予以维持。  
短评
《商标法》第49条的立法目的在于督促商标注册人合法有效使用商标,客观上起到清理闲置商标、遏制恶意注册、维护公平竞争秩序的目的,可在一定程度上抑制“注而不用”,遏制滥用注册商标专用权谋取不正当利益的行为。
实务中,针对“撤三”请求中针对全部核定商品予以撤销的情形,在商标权人不能针对全部核定使用商品提供使用证据材料时,在撤销申请审查阶段可通过针对其中一项或几项商品的使用提交完整的使用证据材料的方式对商标在全部核定使用商品上的注册予以维持。
本案中,商标权人尽管未能针对全部核定使用商品提交指定期间内的使用证据,但其提交的证据材料在“滑雪靴”商品上形成了初步的证据链,并获得了国家知识产权局针对此商标指定在全部核定商品上的注册予以维持。
希望我们的分享能够对大家在针对撤三提供使用证据材料方面的准备以及答辩思路有所帮助。
也欢迎大家有任何疑问随时来电详询:010-82732278

引用法条:
《商标法》第四十九条第二款:注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商行政管理部门批准,可以延长三个月。
《商标法实施条例》第六十六条:有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标,提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人,限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的,由商标局撤销其注册商标。
前款所称使用的证据材料,包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。
以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的,应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。




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