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延迟审查

延迟审查制度的引入
2019年9月,中国国家知识产权局(后简称“国知局”)第328号公告修改《专利审查指南》(后简称“《指南》”),正式引入延迟审查制度。
该制度于2019年11月1日开始实施,允许申请人对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求,由申请人在提出实质审查请求的同时提出,自实质审查请求生效之日起生效;外观设计延迟审查请求,由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后,该申请将按顺序待审。《指南》还规定了必要时,专利局可以自行启动审查程序并通知申请人,申请人请求的延迟审查期限终止。
如何请求延迟审查
申请人无需单独提交一份延迟审查请求。
对于发明专利申请,实质审查请求书中新增了请求延迟审查条目,延迟期限有1年、2年和3年的选项,申请人可自行勾选。
国知局随后下发的进入实质审查通知书里会写明国知局同意予以延迟审查、延迟期限以及申请将在延迟期限届满后按顺序待审。
对于外观设计专利申请,新申请的请求书中新增了延迟审查的选项。
延迟审查请求通过的结果会显示在受理通知书中。
延迟审查的限制性
延迟审查请求一般都会通过。但目前官方并没有设置可让申请人主动撤销延迟请求的途径。
所谓延迟审查,仅是延迟了审查员开始审查的时间,目前的规定并没有给申请人延迟修改申请文件再接受审查的机会。
对发明专利申请来说,最后的主动修改机会仍是专利法实施细则规定的进实审后的三个月主修机会。实际中,根据我所经验,提出实质审查请求时是否提出延迟请求并未明显影响其进入实质审查的时间。也就是说,最后主修机会并没有相应延迟,申请人需要最晚在这个机会确定其期望审查的申请文件。
对外观设计专利申请亦然,主修机会仍为申请日起两个月内。
因此,申请人对其有延迟审查请求的申请,应该最晚在最后的主修机会时确定其想要得到审查的申请文件。
延迟审查的利用
根据国知局网站发布的对《指南》修改的解读,引入延迟审查制度是给申请人提供更多的审查模式选择,可以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配,满足创新主体多样化需求。具体来看,有的发明技术领域希望通过延迟审查获得更多时间考虑调整专利权利要求的布局与保护范围。而外观设计专利的审查周期较短,对一些研发周期较长的产品来说,外观设计专利公告的时间经常早于所述外观设计产品上市的时间,由于外观设计“所见即所得”的特点,很容易被抄袭,如果在外观设计权利人没有完全准备好商业应用的情况下,外观设计被披露,权利人的商业利益可能会受到损失。
就此,在时间方面,申请人可以依据发明创造相应的市场化时间来估算需要延迟的时间,提出相应请求。需要注意的是,延迟审查只能保证审查员不提前提取案件(后简称“提案”),并不能准确地预知一件申请在延迟期限后的多长时间能够被审查员提案审查,这一点与其他未请求延迟审查的案件进实审后不知具体何时提案一样。
另外,实践中,有的申请人出于一些原因希望专利申请活着或者待审的时间长一些,也可以利用延迟审查。如果对母案申请请求延迟审查,不但母案活着的时间延长了,依据母案进行分案的时机也会相应地延长。如果对分案申请请求延迟审查,则该分案活着的时间会延长,如果还能在该分案中引入单一性缺陷并被审查员指出,则又可提交新的分案,延长专利家族活着的时间。再者,申请人如想先等待外国同族的审查结果以便将其他国家的申请修改为一致的范围,或因个人原因或经济原因(比如申请人委托代理所,产生实质工作需要支付代理费,而申请人又经济困难的情况)希望晚些答复第一次审查意见,也可以用延迟审查。
在申请专利范围方面,如前面提到的,无论发明还是外观设计,其主修时间并未移后,一般而言申请人应尽量在主修绝限前确定延迟期限后想要得到审查的权利要求。
如果是外观设计专利申请,一般在新申请阶段已有比较确定的申请范围或外观设计,即使后续做主修,修改的余地也不大。但对于组合方案可能较多的发明申请来说,主修绝限前确定对今后(至少一年后)来说是合适的方案或范围,可能有一定的难度。考虑到《指南》对申请人在答复审查意见时的修改有以下要求:应针对审查意见指出的问题做修改,新增权利要求一般不予接受,缩限范围可能被接受,申请人如不能在前期确定待审权利要求,则可以在主修绝限前将独立权利要求的范围定的大一点,以便后续有修改的可能。具体地,申请人可以将说明书中提到的主题都写为独立权利要求,也可多写几个独立权利要求,独立权利要求的范围可以写的比较大,将进一步限缩的特征布置在从属权利要求中,可以通过限定引用多项在先权利要求来实现多种组合方案。这样不论什么时候审查员提案实审,申请人在答复审查意见时基本上都有进一步缩限权利要求的机会,而且一定程度上还能看到权利要求中各种方案的授权可能性。
今后可能的修改
国知局除了本文开始提到的在《指南》中引入延迟审查制度,给出基本规定外,至今并未做出任何进一步规定,如能否主动撤回延迟审查请求,什么情况下专利局自行启动审查程序等。另外,目前请求的设定时间只有1年、2年和3年,是否需要进一步调整以适应发明创造的上市时间也值得讨论。
2021年9月,《指南》修改草案中对延迟审查草拟了一些修改,包括:延迟期限届满前申请人可以请求撤回延迟审查请求;外观设计延迟期限以月为单位,最长是36个月;以及同日申请中实用新型已经授权的,对发明专利申请进行延迟审查,期限为4年。
这可能是延迟审查规定的方向。其中的前两点给了申请人提供了更多的便利,最后一点相信不是申请人愿意看到的,毕竟这是不经申请人同意的延迟,且延迟时间很长。再者,相比于实用新型专利,发明专利的含金量更高一些,申请人以及潜在的发明购买者应该更希望发明能够尽快得到审查和授权。
结语
我国专利制度除了正常处理程序的审查外,还陆续引入了加速审查(如专利高速公路PPH、优先审查、预审等)和延迟审查。延迟审查的最后加入,使得快中慢三种进入审查的速度变得齐全,这对申请人来说是有益的。
申请人可综合考虑其个案情况、个人情况、专利布局、市场情况等对适宜其专利申请的审查程序进行预判,并利用修改自由度比较大的主修机会进行范围调整,以使其发明创造能尽量以其期望的速度、范围审查。
希望上述分享能够帮助您更好地利用延迟审查这一机会,如有任何关于专利保护的问题,欢迎来电咨询:010-82732278

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