专利侵权诉讼中的合法来源抗辩

专利侵权诉讼中，经常会遇到被控侵权一方提出合法来源抗辩。根据《最高人民法院知识产权法庭年度报告（2019）》，在最高人民法院知识产权法庭2019年审理的专利民事案件中，“提出合法来源抗辩的案件占比最大，争点多集中在举证责任的分配、免除赔偿责任的范围等方面” 。本文结合经典判例，对合法来源抗辩的适用展开讨论。

一、合法来源抗辩的定义和构成要件

专利法第七十七条对合法来源抗辩制度进行了规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”  

由此可见，首先，能够适用合法来源抗辩的行为仅限于“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售”，而不包括制造或进口的行为。因此，对于专利侵权产品的制造者、进口者，是不适用合法来源抗辩的。

其次，构成合法来源抗辩，必须同时满足以下两个要件：（1）主观要件：“不知道是未经专利权人许可”（即，应是善意的，而无主观过错）；（2）客观要件：“能证明该产品合法来源”（即，被诉侵权产品具有合法来源）。这里的“不知道”，是指“实际不知道且不应当知道”；而这里的“合法来源”，是指“通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据” 。

二、合法来源抗辩的性质和法律后果

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十五条第一款就规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。” 。

可见，合法来源抗辩仅仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩，不影响侵权行为的认定。换句话说，即便合法来源抗辩成立，未经专利权人许可而使用、许诺销售或销售侵权产品的行为仍然属于侵犯专利权的行为，因而仍应当承担除赔偿损失之外的其他民事责任，包括立即停止其使用、许诺销售或销售侵权产品的行为。不过，使用者举证证明已支付该产品的合理对价的，即使合法来源抗辩成立，也可以不必停止其使用行为。

此外，维权合理开支系基于侵权行为而发生，因此合法来源抗辩成立的情况下，也仍应承担权利人为获得停止侵权救济支付的合理开支。例如，在(2020)最高法知民终1240号判决书中，虽然最高人民法院认定上诉人邵氏经销部合法来源成立，但仍认为“合法来源抗辩成立的情形下，不能免除停止侵权行为和支付维权合理开支的责任。因此，邵氏经销部仍应支付金民海为本案维权所支付的合理费用” 。

又如，针对上诉人广州市速锐机械设备有限公司与被上诉人深圳市和力泰科技有限公司、原审被告广东快女生物技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷案，【（2019）最高法知民终25号】，最高人民法院在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》也指出，“合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩；销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。”  

三、合法来源抗辩的举证责任分配和注意事项

根据“谁主张，谁举证”的举证责任分配原则，主张合法来源抗辩的一方应对其合法来源抗辩的主张承担举证责任。为此，主张合法来源抗辩的一方应当举证证明“合法取得被诉侵权产品、复制品的事实，包括合法的购货渠道、合理的价格和直接的供货方等。被告提供的被诉侵权产品、复制品来源证据与其合理注意义务程度相当的，可以认定其完成前款所称举证，并推定其不知道被诉侵权产品、复制品侵害知识产权。被告的经营规模、专业程度、市场交易习惯等，可以作为确定其合理注意义务的证据。”  

由于构成合法来源抗辩的要件（1）中的“不知道”是一种消极事实，往往难以举证证明，因此在司法实践中一般对主张合法来源抗辩的一方“不知道”的抗辩审查较为宽松。除非权利人提供相反证据足以证明主张合法来源抗辩的一方知道或应当知道，否则推定其“不知道”。也就是说，对于主张合法来源抗辩的一方，如果其提供了完整的证据链（如能相互印证的采购合同、发票、支付凭证等）证明是通过合法的购货渠道、以合理的价格取得产品，并且具有明确的直接供货方，通常就认定合法来源抗辩成立，除非权利人能够提供充分的反证。

例如，针对上诉人宝蔻（厦门）卫浴有限公司与被上诉人馆陶县佩龙水暖安装维修门市侵害实用新型专利权纠纷案【（2019）最高法知民终118号】，最高人民法院在《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》中就提出，“如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。此时，应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下，应当认定销售者合法来源抗辩成立。”   

而对于权利人一方，要想主张对方的合法来源抗辩不成立，也应从构成合法来源抗辩的上述两个构成要件入手提供相关的反证。尤其是，对于证明主张合法来源抗辩的一方存在主观过错，举证责任主要在于权利人。实践中，权利人为证明主张合法来源抗辩一方具有主观过错，比较常见的证据是提供侵权警告信或法庭的传票。

例如，浙江省杭州市中级人民法院在(2019)浙01民初924号一审判决书中认为，“关于巨圣公司的合法来源抗辩，本案中巨圣公司已举证证明侵权产品来源于唯力公司，在案也无证据证明巨圣公司在收到警告信前知道或应当知道其牙刷产品内部的马达部件侵犯他人专利权，故巨圣公司在收到警告信前的合法来源抗辩成立，但巨圣公司在收到朱忠磊、雷文斯公司的警告信后，仍继续销售侵权产品，主观上具有过错，故巨圣公司自收到警告信后的合法来源抗辩不能成立”。 对此，最高人民法院在随后的二审判决书中维持了一审判决。

又如，最高人民法院(2019)在最高法知民终686号二审判决书中认为，上诉人沃尔玛公司（原审被告）收到的起诉状中已载明涉案专利权的基本信息、被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果等内容，且沃尔玛公司作为跨国企业，具有良好的知识产权保护意识以及有足够的能力处理各种知识产权纠纷，而沃尔玛公司在长达半年之久还未能及时作出合理判断并采取下架处理，明显超过合理期限，因而认定沃尔玛公司应认为其知道销售的是涉嫌侵害他人专利权的产品。

如果权利人能够提供证据证明已充分详实地进行过侵权告知，而行为人仍然继续使用、许诺销售或销售专利侵权产权的，则该行为人自收到侵权告之后的合法来源抗辩不能成立，仍需承担赔偿责任。

不过，权利人在侵权告知时应当注意，对侵权事实进行详细描述并附上相应的证据，例如侵权警告信中应明确记载或附涉案专利和被控侵权产品的基本信息、侵权比对信息及联系方式等内容。否则，法院可能会认为权利人的侵权告知不足以证明被控侵权人知道或应当知道侵权行为。

例如，最高人民法院在（2014）民申字第1036号民事裁定书（其为2014中国法院10大创新性知识产权案件之一）就认为，“判断销售者对其销售的是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品是否知道，应当结合有关情况综合判断。比如销售者销售被诉侵权产品前销售过专利产品，或者销售者购进被诉侵权产品的价格不合理地低于专利产品市场价格等，均可以认定销售者知道其销售的是专利侵权产品。如果上述情况均不存在，仅仅是权利人向销售者发出了侵权警告函，则要对该警告函所记载的信息内容进行考察。如果该警告函记载或者附加了被诉侵权产品信息、专利权信息（专利号、专利名称、专利权证书复印件等）、侵权比对基本信息及联系人信息等，销售者收到该警告函，原则上应该推定其知道其销售的是专利侵权产品。”

而在安徽省高级人民法院（2003）皖民三终字第15号判决书中，法院认为专利权人的侵权声明中只有权利要求书的部分内容、没有侵权技术比对说明，也未指明侵权产品的生产商，尚不足以使销售合法来源产品的销售商能够判断被控侵权产品构成侵权。

四、建议

1、从使用者、许诺销售者或者销售者的角度

在采购产品环节，应认真审核产品的来源，从正规渠道进货，索取相关权属证明和授权销售凭证，保留采购合同、发票和支付凭证等材料，并注意在相关合同和凭证上注明产品的名称或型号。实践中，有很多被控侵权人因销售的是三无产品而无法提供明确的供货商、或交易凭证上没有写明商品信息而无法与被控侵权产品对应上等原因，导致合法来源抗辩不能成立。

在收到侵权告知（如警告信、诉状等）后应及时进行审查，若确有侵权行为，应在合理时间内停止相应的侵权行为（如下架侵权产品、删除产品链接等）。

一般而言，规模越大的主体（例如上市公司、跨国公司），需比小微企业、个体工商户或个人承担更高的合理注意义务。

2、从权利人的角度

通过提供侵权警告信，可在一定程度上证明被控侵权人的主观过错和恶意程度。不过，在发出的侵权警告信中，应具体记载涉案专利的基本信息、被控产品的基本信息、侵权比对说明及联系方式。另外，由于对方在收到警告信后有可能下架侵权产品，从而导致后续难以获得证明侵权事实的证据，因此为防止证据灭失，在发出侵权警告信之前，就应先保存并固定好相关侵权事实的证据。

此外，在无法确认侵权产品的制造者的情况下，通过向许诺销售者、销售者或使用者维权，并利用其为主张合理来源抗辩而提供的证据，有助于查找确认制造者的身份信息及侵权行为的线索。

而且，根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二条的规定，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖 。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条、第三十五条的规定，同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各地人民法院都有管辖权；两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉。 因此，虽然合法来源抗辩成立的话不需要承担赔偿责任，但是实践中权利人通过将销售商或使用者列为共同被告，可得到更多关于管辖法院的选择，从而为提起专利侵权诉讼建立管辖权的连接点。例如，在（2018）京73民初7号专利侵权纠纷案件中，原告格力公司将制造商奥胜公司（住所地在宁波）和销售商京东公司（住所地在北京）同时列为被告，从而得以向销售商所在地法院北京知识产权法院提起诉讼并获得了管辖支持 。

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