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发明专利的临时保护

发明专利申请采用的是“早期公开、延迟审查”的制度,如果没有特殊情况,申请会在申请日起满18个月公布,而授权过程一般要经历四到五年。专利的授权开启了《专利法》对其所记载的发明的正式保护。自此,专利权人可以行使排他的所有权,并对他人“以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”的侵权行为进行追究。

也就是说,自公布之日起社会公众即可方便地查阅发明专利申请所披露的技术内容,而对该内容的正式保护自授权之日才可获得。这会导致公布日到授权公告日之间产生了一个“空档期”。即在授权公告之前,如果有人在此期间任意实施已经公布的发明创造为自己谋利,不构成《专利法》所规定的“侵犯专利权”的行为。但若发生这种情况,那么明显会损害专利申请人的利益,不符合立法的本意。为此,临时保护制度应运而生。

《专利法》第十三条规定:发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

《专利法实施细则》第八十五条规定:除专利法第六十条规定的外,管理专利工作的部门应当事人请求,可以对下列专利纠纷进行调解:
……
(四)在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷;
……
对于前款第(四)项所列的纠纷,当事人请求管理专利工作的部门调解的,应当在专利权被授予之后提出。

综合上述规定,可以看到《专利法》对公布以后、授权以前的发明专利申请给予临时保护。

临时保护的起点
•    对于国内申请、巴黎公约申请,临时保护起始于该申请的公布日。
•    对于PCT申请,《专利法实施细则》明文确定:PCT国际阶段以中文公布的,自国际公布日为临时保护的起点;PCT以其他语言公布的,以在中国申请后的国家公布日为临时保护的起点。

临时保护的终点
•    一般意义上,临时保护终止于“授予发明专利权”,授予专利权标志着临时保护与正式保护的无缝接轨。
•    但发明专利申请的结局并不限于授权,还包括驳回、主动撤回、视为撤回、视为放弃等等。如遇到此类情况,自专利局在公报上公告相关事项起,临时保护将被视为自始不存在。

临时保护的范围
临时保护始于公布,而公布时发明专利申请的权利要求并未经过实质审查,后续能否授权尚无定论。如授权时的权利要求保护范围出现变化,还能否主张临时保护呢?对此,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第18条第2款规定:“发明专利申请公布时申请人请求保护的范围与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉技术方案均落入上述两种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内实施了该发明;被诉技术方案仅落入其中一种范围的,人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”可见,这里采用的是“公众利益优先”原则,临时保护的范围以公布和授权时权利要求的交集为准。

临时保护的保护效力
为了防止他人在发明专利授权前任意实施已经公布的发明,权利人可以采取如下行动来维护自身权益:
•    告知实施者自己已就相关发明申请了发明专利并予以公布;
•    要求实施者支付适当的费用;
•    如实施者拒绝支付使用费,专利授权后要求其支付适当的费用;或
•    如实施者拒绝支付使用费,专利授权后请求管理专利工作的部门调解;或
•    如实施者拒绝支付使用费,专利授权后向法院提起民事诉讼。

由于临时保护期间他人对发明专利申请的实施并不被定义为“专利侵权行为”,故不能要求他人停止侵权或做出赔偿,仅可以要求其支付适当费用。实践中通常参照专利许可使用费的金额,综合实施人的主观表现,实施行为的性质、时间、规模,以及权利人维权的合理开支等因素酌定。最终确定的金额往往低于侵权赔偿数额标准。

如果他人在临时保护期间实施专利申请中的发明并得到了产品,并在专利授权后对该产品进行使用、许诺销售或销售,其行为是否构成侵权呢? 最高人民法院于2013年11月8日发布第20号指导案例《深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案》,给出了说明。

法院在裁判中指出:“在发明专利授权后针对发明专利临时保护期内实施发明得到的产品的后续使用、许诺销售、销售等实施行为不构成侵权,符合专利法的立法宗旨。一方面,专利制度的设计初衷是“以公开换保护”,且是在授权之后才能请求予以保护。对于发明专利申请来说,在公开日之前实施相关发明,不构成侵权,在公开日后也应当允许此前实施发明得到的产品的后续实施行为;在公开日到授权日之间,为发明专利申请提供的是临时保护,在此期间实施相关发明,不为专利法所禁止,同样也应当允许实施发明得到的产品在此期间之后的后续实施行为,但申请人在获得专利权后有权要求在临时保护期内实施其发明者支付适当费用。由于专利法没有禁止发明专利授权前的实施行为,则专利授权前制造出来的产品的后续实施也不构成侵权。否则就违背了专利法的立法初衷,为尚未公开或者授权的技术方案提供了保护。另一方面,专利法规定了先用权,虽然仅规定了先用权人在原有范围内继续制造相同产品、使用相同方法不视为侵权,没有规定制造的相同产品或者使用相同方法制造的产品的后续实施行为是否构成侵权,但是不能因为专利法没有明确规定就认定上述后续实施行为构成侵权,否则,专利法规定的先用权没有任何意义。”

其后,在2016年4月1日起实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第18条第3款中,再次明确该规则,即发明专利公告授权后,未经专利权人许可,为生产经营目的使用、许诺销售、销售在临时保护期间内已由他人制造、销售、进口的产品,且该他人已支付或者书面承诺支付适当费用的,对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张,人民法院不予支持。”
 
基于上述规则,如果他人在临时保护期实施发明获得产品,并在授权后使用,权利人可以请求其支付适当费用。对于不支付费用的实施方,权利人可以在发明专利被授予专利权后向行政主管部门提出调解请求或向法院提起诉讼。在发明专利授权之后仍然继续未经权利人许可实施发明专利的行为,则承担侵权责任。

其他考虑
实践操作中,专利权利人可以通过请求提前公布、尽早提请实质审查、请求加速审查、延期审查、专利审查高速路(PPH)等程序,调节发明申请公布和审查的时间,从而影响临时保护期的长短。积极监控市场,对于存在的潜在侵权行为,及时调查取证、采取措施,综合规划诉讼策略。

希望我方的上述介绍能够帮助各位看官更好地利用专利临时保护制度。

如有任何疑问,欢迎来电详询:010-82732278

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