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在先申请与现有技术

对于知识产权从业人员和投身于创新产业的人来说,“在先申请”和“现有技术”这两个词一定不陌生。“现有技术”的定义比较明确,根据中国《专利法》的规定“是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”,在新颖性、创造性审查判断过程中发挥着举足轻重的作用。

 

反观“在先申请”,概念就不这么明确了。如果单从字面上看,应该是比某申请递交更早、且内容与某申请相同或相似的申请都可以称为“在先申请”。而《专利法实施细则》中则提到“申请人第一次提出专利申请(以下简称在先申请)”,将“在先申请”的内涵等同于“优先权”,客观上要求“在先申请”的申请人与“本申请”相同,或“本申请”申请人至少包含“在先申请”申请人。

 

在下文的讨论中,小编就按照专利法上的定义来解释“在先申请”。

 

大家都知道,要求优先权的根本目的就是确定各国审查新颖性的时间节点。简单来说,对于能够要求到在先申请为优先权的申请,则最早优先权日以前如果没有人做出过同样或者对在后申请有技术启示的同类发明创造,那么在后申请就基本符合新颖性的要求。(注意,上述不是判断新颖性的法定标准,是小编为了便于理解进行的概括,不尽准确,具体判断标准,大家还是要参照法律法规的相关规定才是哦~)对于此类情形,最早优先权日之前的为国内外公众所知的技术即为“现有技术”。如果不能要求到优先权,则判断新颖性的时间节点则会以申请日起算。

 

在先申请是否能够被要求为优先权,不仅仅在于是否符合“时间”上的要求,比如巴黎公约规定的12个月(发明及实用新型)、6个月(外观设计),还要看在先申请与在后申请是否属于“同一主题”。如果被要求为优先权的在先申请不符合“时间要件”,例如在国际阶段使用了援引方式加入部分内容,但在进入中国国家阶段的时候保留援引而导致申请日重新起算,从而不符合要求优先权的时间条件,或在国际阶段通过14个月恢复期要求了优先权,但中国法对该条款予以保留 ,导致进入中国时不能享有优先权;又或者在实质审查阶段,审查员认为被要求的在先申请与在审申请不属于“同一主题”,不符合要求优先权的条件,都有可能造成“视为未要求优先权”。因此,即便请求书上写明了优先权要求的声明,申请人也无法确保最终一定能够享有该优先权。

 

如若发生上述状况导致优先权丧失,那么“在先申请”是否就一定会被视为“现有技术”,破坏在后申请的新颖性呢?

 

小编以为,答案是“不一定”。研读“现有技术”的定义,可以推断出,现有技术的判断标准可以概括为:


1)申请日/优先权日以前(不包括申请日/优先权日当天);

2)出版物公开、使用公开或其他方式公开,包括但不限于专利文献、科技期刊、书籍、学术论文、专业文献、技术手册、样本、说明书、产品目录、公开的会议记录和技术报告、使用、销售、展示、进口、交换、馈赠、演示、口头、广播、电视公开等;

3)公众能够得知,即不负有保密义务的人通过正当、合法手段想要获得就能获悉。

总之,“现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容,换句话说,现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。”逐条核对来看,“在先申请”能不能被成功要求为优先权,毋庸置疑地要符合1)的要求,但其是否符合2)、3)的要求,则不尽然。


对于第2)条,审查指南明确了“专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体”,对于“印有‘内部资料’、‘内部发行’等字样的出版物,确系在特定范围内发行并要求保密的,不属于公开出版物”,因而此类不属于向公众公开的范畴,因而在先申请如果并没有被公开出版物记载,则不会被视为现有技术。还有若干情况下,不构成真正意义上的公开,例如允许公众自由参观的工厂,该工厂的设备和工艺是否均已为公众所知?一些设备的构造对于参观人员是隐蔽的,即使是本领域的专家也并不能从普通的参观当中知悉设备的构造和工艺,因此并不能构成向公众公开。换一种情况,如果该设备被公开销售了,则应当视为被公开了,因为一旦销售之后,购买者可以拆解该设备得到技术细节。


对于第3)条,对于公众能够得知的情况,则要稍复杂一些,如果在先申请被真正公开,但权利人根据中国专利法第二十四条,成功要求不丧失新颖性声明的,应该仍然不构成破坏在后申请的新颖性。

 

实践当中,会遇到各类复杂的情形,应当具体情况具体分析,以便使用合适的申请策略。鉴于上述情形,作为申请人,一定要注意要求优先权;如果想要放弃要求优先权,一定要格外留神,确保申请公开前撤回申请。另外一点就是注意技术的保密,在申请专利之前不透过其他途径向公众展示,避免造成事实上的公开,即成为公众所知的现有技术。在后申请注意及早递交。

 

此外,对于同一产品衍生的系列专利申请,即便要求了优先权,也一定要尽量争取同日递交,以防止一旦出现优先权不能被要求的情况下构成彼此的抵触申请、在先技术,影响新颖性审查。

 

今天小编简单和大家分享“在先申请”转化为“现有技术”的情形及可能带来的风险。希望对各位进行专利布局有所帮助。

 

也欢迎大家来电咨询:010-82732278

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