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延遲審查

延遲審查製度的引入
2019年9月,中國國家知識產權局(後簡稱“國知局”)第328號公告修改《專利審查指南》(後簡稱“《指南》”),正式引入延遲審查製度。
該製度於2019年11月1日開始實施,允許申請人對發明和外觀設計專利申請提出延遲審查請求。發明專利延遲審查請求,由申請人在提出實質審查請求的同時提出,自實質審查請求生效之日起生效;外觀設計延遲審查請求,由申請人在提交外觀設計申請的同時提出。延遲期限為自提出延遲審查請求生效之日起1年、2年或3年。延遲期限屆滿後,該申請將按順序待審。《指南》還規定了必要時,專利局可以自行啟動審查程序並通知申請人,申請人請求的延遲審查期限終止。
如何請求延遲審查
申請人無需單獨提交一份延遲審查請求。
對於發明專利申請,實質審查請求書中新增了請求延遲審查條目,延遲期限有1年、2年和3年的選項,申請人可自行勾選。
國知局隨後下發的進入實質審查通知書裏會寫明國知局同意予以延遲審查、延遲期限以及申請將在延遲期限屆滿後按順序待審。
對於外觀設計專利申請,新申請的請求書中新增了延遲審查的選項。
延遲審查請求通過的結果會顯示在受理通知書中。
延遲審查的限製性
延遲審查請求一般都會通過。但目前官方並沒有設置可讓申請人主動撤銷延遲請求的途徑。
所謂延遲審查,僅是延遲了審查員開始審查的時間,目前的規定並沒有給申請人延遲修改申請文件再接受審查的機會。
對發明專利申請來說,最後的主動修改機會仍是專利法實施細則規定的進實審後的三個月主修機會。實際中,根據我所經驗,提出實質審查請求時是否提出延遲請求並未明顯影響其進入實質審查的時間。也就是說,最後主修機會並沒有相應延遲,申請人需要最晚在這個機會確定其期望審查的申請文件。
對外觀設計專利申請亦然,主修機會仍為申請日起兩個月內。
因此,申請人對其有延遲審查請求的申請,應該最晚在最後的主修機會時確定其想要得到審查的申請文件。
延遲審查的利用
根據國知局網站發布的對《指南》修改的解讀,引入延遲審查製度是給申請人提供更多的審查模式選擇,可以使審查周期更好地與專利的市場化運作相協調、相匹配,滿足創新主體多樣化需求。具體來看,有的發明技術領域希望通過延遲審查獲得更多時間考慮調整專利權利要求的布局與保護範圍。而外觀設計專利的審查周期較短,對一些研發周期較長的產品來說,外觀設計專利公告的時間經常早於所述外觀設計產品上市的時間,由於外觀設計“所見即所得”的特點,很容易被抄襲,如果在外觀設計權利人沒有完全準備好商業應用的情況下,外觀設計被披露,權利人的商業利益可能會受到損失。
就此,在時間方麵,申請人可以依據發明創造相應的市場化時間來估算需要延遲的時間,提出相應請求。需要注意的是,延遲審查隻能保證審查員不提前提取案件(後簡稱“提案”),並不能準確地預知一件申請在延遲期限後的多長時間能夠被審查員提案審查,這一點與其他未請求延遲審查的案件進實審後不知具體何時提案一樣。
另外,實踐中,有的申請人出於一些原因希望專利申請活著或者待審的時間長一些,也可以利用延遲審查。如果對母案申請請求延遲審查,不但母案活著的時間延長了,依據母案進行分案的時機也會相應地延長。如果對分案申請請求延遲審查,則該分案活著的時間會延長,如果還能在該分案中引入單一性缺陷並被審查員指出,則又可提交新的分案,延長專利家族活著的時間。再者,申請人如想先等待外國同族的審查結果以便將其他國家的申請修改為一致的範圍,或因個人原因或經濟原因(比如申請人委托代理所,產生實質工作需要支付代理費,而申請人又經濟困難的情況)希望晚些答複第一次審查意見,也可以用延遲審查。
在申請專利範圍方麵,如前麵提到的,無論發明還是外觀設計,其主修時間並未移後,一般而言申請人應盡量在主修絕限前確定延遲期限後想要得到審查的權利要求。
如果是外觀設計專利申請,一般在新申請階段已有比較確定的申請範圍或外觀設計,即使後續做主修,修改的餘地也不大。但對於組合方案可能較多的發明申請來說,主修絕限前確定對今後(至少一年後)來說是合適的方案或範圍,可能有一定的難度。考慮到《指南》對申請人在答複審查意見時的修改有以下要求:應針對審查意見指出的問題做修改,新增權利要求一般不予接受,縮限範圍可能被接受,申請人如不能在前期確定待審權利要求,則可以在主修絕限前將獨立權利要求的範圍定的大一點,以便後續有修改的可能。具體地,申請人可以將說明書中提到的主題都寫為獨立權利要求,也可多寫幾個獨立權利要求,獨立權利要求的範圍可以寫的比較大,將進一步限縮的特征布置在從屬權利要求中,可以通過限定引用多項在先權利要求來實現多種組合方案。這樣不論什麼時候審查員提案實審,申請人在答複審查意見時基本上都有進一步縮限權利要求的機會,而且一定程度上還能看到權利要求中各種方案的授權可能性。
今後可能的修改
國知局除了本文開始提到的在《指南》中引入延遲審查製度,給出基本規定外,至今並未做出任何進一步規定,如能否主動撤回延遲審查請求,什麼情況下專利局自行啟動審查程序等。另外,目前請求的設定時間隻有1年、2年和3年,是否需要進一步調整以適應發明創造的上市時間也值得討論。
2021年9月,《指南》修改草案中對延遲審查草擬了一些修改,包括:延遲期限屆滿前申請人可以請求撤回延遲審查請求;外觀設計延遲期限以月為單位,最長是36個月;以及同日申請中實用新型已經授權的,對發明專利申請進行延遲審查,期限為4年。
這可能是延遲審查規定的方向。其中的前兩點給了申請人提供了更多的便利,最後一點相信不是申請人願意看到的,畢竟這是不經申請人同意的延遲,且延遲時間很長。再者,相比於實用新型專利,發明專利的含金量更高一些,申請人以及潛在的發明購買者應該更希望發明能夠盡快得到審查和授權。
結語
我國專利製度除了正常處理程序的審查外,還陸續引入了加速審查(如專利高速公路PPH、優先審查、預審等)和延遲審查。延遲審查的最後加入,使得快中慢三種進入審查的速度變得齊全,這對申請人來說是有益的。
申請人可綜合考慮其個案情況、個人情況、專利布局、市場情況等對適宜其專利申請的審查程序進行預判,並利用修改自由度比較大的主修機會進行範圍調整,以使其發明創造能盡量以其期望的速度、範圍審查。
希望上述分享能夠幫助您更好地利用延遲審查這一機會,如有任何關於專利保護的問題,歡迎來電谘詢:010-82732278

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