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连续三年不使用撤销案件中“一人多标”下商标使用的认定

按照中国商标法规定,商标注册人应积极且正确地使用其注册商标。如果没有正当理由,注册商标连续三年不使用的,任何人可以向商标局申请撤销该注册商标。该制度的设立,是为了督促商标注册人积极且规范地使用注册商标,使得商标这种有限的资源得到合理的分配和利用。因此,商标注册人应积极且正确地使用其注册商标,进行真实、有效、合法的商业使用,否则会面临注册商标可能会被撤销的风险。

原则上注册商标在实际使用时应与注册的形式完全一致。在实际使用中,出于商业目的的考虑,许多权利人会对其注册商标进行一定程度的修改,而这种修改是否会影响注册商标的有效性是权利人普遍关心的问题。

最高院的相关司法解释规定了,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。上述规定的目的在于,考虑到商业活动的复杂性,未改变商标显著特征的使用,也应当视为对注册商标的使用,例如允许对注册商标在原有的基础上进行细微的改变。

本文主要讨论的是连续三年不使用撤销案件中一种特殊的情形,即“一人多标”情形下对使用证据如何认定。

一、“一人多标”情形下的商标使用

“一人多标”是指诉争商标注册人名下拥有多个注册商标,其中一个商标因三年不使用而被请求撤销。商标注册人提供的商标使用证据与该被请求撤销的商标无法形成明确的、唯一对应关系,而可能指向注册人名下其他注册商标的情形。
 
例如,商标注册人在第25类相同商品上申请注册了纯文字的“A”商标以及经过设计的“A”商标。如果有第三方针对经过设计的“A”商标提起了三年不使用撤销请求,而商标权利人提供的合同发票等使用证据可能指向另一件纯文字商标“A”,此种情况下,该使用证据是否认定为诉争商标的使用,则成为撤销案件中的一个焦点问题。

按照最高院的司法解释,实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别,但未改变其显著特征的,可以视为注册商标的使用。此可作为商标使用认定的基本原则。

但是,针对“一人多标”的情形,北京市高级人民法院的相关司法解释中又有明确的规定了,诉争商标注册人拥有多个已注册商标,虽然其实际使用商标与诉争商标仅存在细微差异,但若能够确定该使用系针对其已注册的其他商标的,对其维持诉争商标注册的主张,可以不予支持。此司法解释给予“一人多标”情况下,对商标使用的更为严格的认定标准。

目前的司法裁判基本遵循了上述的原则,即结合商标注册人名下拥有的其他近似商标的情况,进行判断在案证据是否能视为商标注册人在指定期间内对诉争商标的使用。如果使用证据明确指向了其他已经注册的商标,原则上对其维持诉争商标注册的主张将不予支持。

二、“一人多标”情形下使用的认定

从相关案例的研究可以看到,法院对该问题采取的是比较严格的审查标准。

如北京市高级人民法院作出的康纳利爱尔兰有限公司与国家知识产权局二审行政判决书((2019)京行终5932号)中明确指出,晟雅绮公司(原审第三人)提交的合作协议、店铺租赁合同、发票以及照片复印件等在案证据,均显示“CARLI”标志或者深色背景下的“CARLI”标志,结合卡拉利公司(原审第三人)名下拥有已核准注册在服装等商品上的第6103451号CARLI商标 的情况,在案证据能够确定在案证据中显示的使用行为系针对其已注册的其他商标,不能视为对第686918号诉争商标 进行了使用。综合在案证据,晟雅绮公司、卡拉利公司(原审第三人)提交的证据无法形成证据链,不能证明诉争商标在指定期间内在核定使用的服装商品上进行了合法、真实、有效的商业使用。

然而,在司法实践中,也并非简单机械地适用前述规定,尤其在权利人提供的证据不能明确指向本案的诉争商标,亦不能明确指向其名下的其他商标的情况下,一般会结合该商标权利人名下其他注册商标的具体情况、有无真实使用目的,商业惯例以及消费者认知等方面进行综合考量。

例如,在北京知识产权法院审理的(2020)京73行初835号撤销复审行政纠纷案件中,法院认为,诉争商标由中文富丽真金与对应的拼音FULIZHENJIN组成,虽然部分使用证据仅显示富丽真金,与诉争商标相比存在些许差异,但未改变诉争商标的核心识别部分,可以视为对诉争商标的使用。原告虽主张在案证据中显示的使用行为系针对第三人的其他商标(即第19861568号富麗真金商标),但该商标注册日期为2017年6月21日,而本案指定期间为2015年5月25日至2018年5月24日,故原告主张第三人在指定期间内的使用证据均是对19861568号富麗真金商标的使用,缺乏事实依据,法院不予采纳。

三、重视商标使用及证据保留

在商标撤销案件中,判断是否构成商标使用,归根到底,还是看使用者在主观上是否具有真实使用商标的意图,以及实际使用行为在客观上是否能使相关公众在商标与其所标识的商品或服务之间建立联系。

因此,商标权利人应将注册商标积极、规范地使用在核定使用的商品或服务上,并对外持续销售商品或提供服务,使相关公众能够基于注册商标识别提供商品或服务的主体。同时,应注重注册商标使用证据的定期收集及长期保存。

如果权利人在相同或近似商品上注册了多件相似或关联商标,由于针对“一人多标”情况,法院对使用证据有较为严格的标准,针对多标下的各个商标,应有意识地分别地、区别地在生产和/或经营中使用与各自注册商标相同的商标,并且留存好各个商标的使用证据,以免因为使用证据指向的是其他关联商标,而导致争议商标被撤销。

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