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商标评审案件中“相同的事实和理由”的理解与适用

为了节约行政资源,提高行政效率,保护商标授权确权的确定性,商标法实施条例第六十二条规定“一事不再理”原则,即商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是,经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。本文对“但书”内容不予评述,仅就该条款前段内容进行分析。

什么情况属于以“相同的事实和理由”再次提出评审申请?在新的评审申请中,申请人提交了在先申请中未提交的证据材料,提出了新的引证商标,引用了新的法条依据,是否都不属于“相同的事实和理由”?对于这些问题,本文将结合具体的案例予以说明。

1. 新的证据材料能否形成“新的事实”

最高人民法院在关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定第二十九条中规定,“当事人依据在原行政行为之后新发现的证据,或者在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据,或者新的法律依据提出的评审申请,不属于以相同的事实和理由再次提出评审申请。”

从上述规定不难看出,如果新的证据材料是在原行政行为之后新发现的,不属于以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是,实践操作中,对新的证据材料的审查并不仅局限于时间上的形式审查,还包括对证据材料的实质审查,即审查依照新的证据是否能够足以产生推翻已有行政裁决的“新的事实”,只有存在前述“新的事实”的情况下,即所证明的事实情况已经发生了实质性变化,才会认定不属于以相同的事实和理由再次提出的评审申请。换句话说,事实是否相同应当以前后两件评审申请中,当事人提交的证据及其证明的内容是否存在实质性变化为标准。如果新的证据材料不足以形成新的事实,对案件的审查结论不会产生实质性影响,则会基于“一事不再理”原则驳回评审申请。(参见2023年3月13日关于第18612546号“企信宝”商标无效宣告请求裁定书;北京市高级人民法院(2019)京行终777号怪物能量公司与罗骏桦等二审行政判决书)。

另外,对于“在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据”,审查标准亦非常严格。司法实践中不仅要求申请人提交证据证明其所提交的“新的证据材料”属于在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定期限内不能提供的证据;而且会进一步审查所谓的新的证据材料能否形成“新的事实”,足以推翻原行政裁定。如果不能,即使新的证据材料属于“在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据”,也会被认为是基于相同的事实和理由再次提出评审申请的行为。(参见北京市高级人民法院(2021)京行终351号北京扬嘉裕如知识产权代理有限公司等与国家知识产权局其他二审行政判决书;北京市高级人民法院在(2020)京行终4343号杭州阿迈蒂尼服饰有限公司等与空军总参谋部二审行政判决书)

综上可以得出结论,对于一个已有生效裁决的商标评审案件,并不是只要提交了不同于前一评审案件的证据就当然认定构成了新的事实。新的事实应当是新证据证明的事实,而新证据应当是在原裁定或者决定之后新发现的证据,或者确实是在原行政程序中因客观原因无法取得或在规定的期限内不能提供的证据。如果将本可以在以前的行政程序中提交的证据作为新证据接受,则会使法律对于启动行政程序事由的限制形同虚设,违背一事不再理的立法本意。

2. 新的引证商标能否形成“新的事实和理由”

实践中,对于提出了新的引证商标的评审申请,商标评审机关和法院通常认为应当视为申请人提出了“新的理由”(参见北京市高级人民法院(2019)京行终4598号康纳利爱尔兰有限公司等与国家工商行政管理总局商标评审委员会二审行政判决书)

但是,实践中存在大量系列商标注册,即这些商标的注册号虽然不同,但是商标标识或显著识别部分相同,核定使用的商品或服务项目相同,也就是说新的引证商标并不会对审理结果产生实质性的影响,这种情况下,是否应当视为属于“相同的事实和理由”?是否可以基于违反一事不再理,驳回新的评审申请,实践中对于这种情况的做法并不一致。

笔者认为,对于同一申请人针对同一争议商标多次提出的无效宣告请求,参照对新的证据材料的审理标准,即使在后申请提出了新的引证商标,也应当对引证商标之间的差异性进行审查,如果新的引证商标与前案引证商标无明显差别,对审理结果不会产生实质性的影响,从节约行政资源的立法本意来讲,为了避免多次审查导致结果不一致,应当认为没有形成“新的事实和理由”。

3. 新的法条依据是否属于“新的理由”

根据最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定第二十九条的规定,如果新案引证了新的法条依据,应当认为提出了“新的理由”,尽管新的无效理由依据的事实与在先申请中引用的无效理由依据的事实相同。但需要特别说明的是,申请人应当有能够支持“新的理由”的证据材料,而这些证据材料可以是在先申请已经提出的。如果仅提出了新的法条依据,但是没有递交相应的证据材料,新的理由并不会得到支持。

鉴于申请人提出评审请求时,总是希望能够尽可能全面引用法律条文,但是在“一事不再理”原则的规范下,我们仍建议申请人对无效理由进行谨慎选择,尤其是基于绝对理由提出无效宣告申请时,如果第一次未被支持,再次提出申请时很容易违反“一事不再理”的原则。对于那些本身已经属于再次提出评审请求的案件,则需要仔细阅读评审裁定或决定的内容,分析在先评审案件的事实和理由,相关证据材料在前案是否已经经过实质性审查以及法定的质证认证程序,只有这样才能降低或避免评审申请由于违反“一事不再理”原则而被驳回的风险,新的评审申请才可能被受理。

    综上所述,对于商标法实施条例第六十二条规定“一事不再理”原则,笔者认为实践中申请人提出“新的事实和理由”并不仅在于新发现,而是要与证据相结合,在实质上可以证明基于新的证据确有新的事实产生或者基于相同的证据确有新的理由提出,这样才更容易被审查机关所接受。

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