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你知道的、不知道的国际阶段的修改

对于乐于“走出去”的中国企业来说,PCT国际申请大家一定不陌生。中国的PCT国际申请量已经跃居全球第二,这一成绩的取得有赖于中国创新企业的卓越贡献。那么在递交了如此多的国际申请之后,我们可曾回头检验,是否已充分利用了国际申请赋予申请人的权利?

 

今日笔者就带您回顾一下国际申请阶段的修改。

 

所谓修改,既包括对著录项目的修改,例如申请人、发明人姓名地址等变更、代理机构变更、优先权信息变更等;也包括对申请文件的修改。前者相对简单,只要提交相关变更、更正请求,提供或附具相应的证明文件,在最早优先权日(没有优先权的从国际申请日)起30个月之内大多都是可以更正的。今天,笔者主要想聊一聊对于申请文件的实质修改。

 

对申请文件的修改其实也可以从两个方面入手,第一:补正或更正;第二:主动修改。

 

一、补正或更正

 

补正,主要是针对受理局、国际局下发的《国际阶段缺陷改正通知书》(PCT/RO/106)及《无其他表格情况下的往来函》(PCT/RO/132、PCT/IB/345)等通知书中指出的缺陷在规定期限之内进行相应修改、答复。此过程与中国申请中的补正类似,系用以针对性修改申请文件,克服审查员指出的缺陷,推进审查程序的顺利进行。

 

而更正,旨在更正申请文件中存在的明显错误。根据《专利合作条约实施细则》第91条规定,“如果申请人要求,申请人提交的国际申请或者其他文件的明显错误可以依据本细则更正”。对申请文件的更正应该向国际检索单位或国际初步审查单位提出,但需注意的是,遗漏某类文件或者遗漏一页或多页内容及摘要中的错误不可通过更正程序进行纠正(必要时可考虑援引程序的适用)。因此作为申请人,如果在提交国际申请后发现申请文件存在一些明显的瑕疵,可以通过此程序予以更正,这样可确保后续进入各个国家时“审查基础”文本正确,尽量降低潜在风险。

 

二、主动修改

 

国际阶段提供的多次“主动修改”的机会,给予了申请人更多选择,来考虑是否需要调整申请的保护范围,或者补充说明书内容等。同时,在进入各个国家时,申请人可以自行决定是否在该国需要以修改后的申请文件进行审查,或者依然按原始递交版本进行审查。下面我们就逐一来看看这些“主动修改”的时机。

 

1. 19条修改

 

根据《专利合作条约》第19条的规定:

(1) 申请人在收到国际检索报告后,有权享受一次机会,在规定的期限内对国际申请的

权利要求向国际局提出修改。申请人可以按细则的规定同时提出一项简短声明,解释上述修

改并指出其对说明书和附图可能产生的影响。

(2) 修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。

(3) 如果指定国的本国法准许修改超出上述公开范围,不遵守本条(2)的规定在该国不应

产生任何后果。

 

细则中进一步指出,所谓“规定的期限”系优先权日起16个月或国际检索单位送交国际检索报告之日起2个月或最迟国际公布技术准备工作完成之前。“简短声明”应不超过500字,抬头标明“按条约第19条(1)所作的声明”。申请人同时提交替换页,并在信函中说明修改的不同之处和替换情况。

 

即,申请人收到检索报告后,可以根据检索报告中指出的新创性检索结论和书面意见,适应性调整权利要求的保护范围,以使其更具备新颖性、创造性、实用性,有利于后续进入各国家的审查。但依据19条进行的修改仅限于权利要求书,对其他申请文件是不可进行修改的。19条修改声明及替换页会跟随国际公布A4文本进行公布。如申请人想要在进入国家阶段时指明依据19条修改内容进行审查,则需确保相应译文与国际公布保持一致。

 

2. 34条修改

 

根据《专利合作条约》第34条的规定:

(2)(b) 在国际初步审查报告作出之前,申请人有权依规定的方式,并在规定的期限内修改

权利要求书、说明书和附图。这种修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。

(d)申请人可以对上述书面意见作出答复。

 

申请人根据上述条款,可在提出国际初步审查请求同时、提出之后至报告作出之前的时间内,针对书面意见或根据自己的意愿修改全部申请文件,包括权利要求书、说明书及说明书附图。也就是说,只要不超出原始递交申请文件披露的范围,申请人可随意修改申请文件。34条修改文本会作为国际初步审查报告的附件一并公布,如申请人想要在进入国家阶段时指明依据34条修改内容进行审查,则需确保相应译文与国际初步审查报告附件保持一致。(哪怕国际阶段修改错误,也得“将错就错”)

 

3. 28/41条修改

 

《专利合作条约》第28条及第41条系对“向指定局提出对权利要求书、说明书和附图的修改”的相关规定。区别在于28条适用于未提交国际初步审查请求则进入各国家的国际申请,41条适用于经过国际初步审查阶段后进入各国家阶段的国际申请。

 

28条和41条规定内容一致:

(1) 申请人应有机会在规定的期限内,向每个指定局提出对权利要求书、说明书

和附图的修改。除经申请人明确同意外,任何指定局,在该项期限届满前,不应授予

专利权,也不应拒绝授予专利权。

(2) 修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围,除非指定国的本国法允许修改超

出该范围。

(3) 在本条约和细则所没有规定的一切方面,修改应遵守指定国的本国法。

(4) 如果指定局要求国际申请的译本,修改应使用该译本的语言。

 

申请人根据条约赋予的权利,可以在递交国家阶段申请的同时提出对申请文件的主动修改,修改范围与34条一样,只要不超范围,相对自由。申请人可以充分利用此机会将申请文件进行适应性调整,以符合各个国家在形式上的具体要求,如权利要求项数、多引多问题等。

 

28/41条修改直接向国家局提出,因此没有国际公布作为参照,若选择请审查员按修改内容进行后续审查,则将直接以申请人提交的修改文本作为审查依据。

 

上述3种主动修改时机均在于给予申请人更多的主动性,便于其调整合适的保护范围,兼顾保护的需求和审查效率。笔者建议申请人可以充分考虑,对于希望适用于各个国家的修改,可利用19、34条提供的时机在国际阶段进行修改,也可以此保证后续如若翻译出现瑕疵可依据国际公开内容进行解释修正。如若相关修改仅为满足各国审查的需要,则可选择采用28/41条的修改时机,在各个国家单独提交。

 

运用的前提是了解,只有充分了解规则,掌握条约赋予的权利和义务,才能令其更好地服务于发明创造的保护“大业”。希望笔者今日的分享能够帮助申请人更多深入地了解《专利合作条约》对于“修改”的相关规定,更好地利用修改时机,“打造”“完美的”申请文件。

 

如有专利保护相关问题,欢迎来电咨询:010-82732278

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