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商標評審案件中“相同的事實和理由”的理解與適用

為了節約行政資源,提高行政效率,保護商標授權確權的確定性,商標法實施條例第六十二條規定“一事不再理”原則,即商標評審委員會對商標評審申請已經作出裁定或者決定的,任何人不得以相同的事實和理由再次提出評審申請。但是,經不予注冊複審程序予以核準注冊後向商標評審委員會提起宣告注冊商標無效的除外。本文對“但書”內容不予評述,僅就該條款前段內容進行分析。

什麼情況屬於以“相同的事實和理由”再次提出評審申請?在新的評審申請中,申請人提交了在先申請中未提交的證據材料,提出了新的引證商標,引用了新的法條依據,是否都不屬於“相同的事實和理由”?對於這些問題,本文將結合具體的案例予以說明。

1. 新的證據材料能否形成“新的事實”

最高人民法院在關於審理商標授權確權行政案件若幹問題的規定第二十九條中規定,“當事人依據在原行政行為之後新發現的證據,或者在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規定的期限內不能提供的證據,或者新的法律依據提出的評審申請,不屬於以相同的事實和理由再次提出評審申請。”

從上述規定不難看出,如果新的證據材料是在原行政行為之後新發現的,不屬於以相同的事實和理由再次提出評審申請。但是,實踐操作中,對新的證據材料的審查並不僅局限於時間上的形式審查,還包括對證據材料的實質審查,即審查依照新的證據是否能夠足以產生推翻已有行政裁決的“新的事實”,隻有存在前述“新的事實”的情況下,即所證明的事實情況已經發生了實質性變化,才會認定不屬於以相同的事實和理由再次提出的評審申請。換句話說,事實是否相同應當以前後兩件評審申請中,當事人提交的證據及其證明的內容是否存在實質性變化為標準。如果新的證據材料不足以形成新的事實,對案件的審查結論不會產生實質性影響,則會基於“一事不再理”原則駁回評審申請。(參見2023年3月13日關於第18612546號“企信寶”商標無效宣告請求裁定書;北京市高級人民法院(2019)京行終777號怪物能量公司與羅駿樺等二審行政判決書)。

另外,對於“在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規定的期限內不能提供的證據”,審查標準亦非常嚴格。司法實踐中不僅要求申請人提交證據證明其所提交的“新的證據材料”屬於在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規定期限內不能提供的證據;而且會進一步審查所謂的新的證據材料能否形成“新的事實”,足以推翻原行政裁定。如果不能,即使新的證據材料屬於“在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規定的期限內不能提供的證據”,也會被認為是基於相同的事實和理由再次提出評審申請的行為。(參見北京市高級人民法院(2021)京行終351號北京揚嘉裕如知識產權代理有限公司等與國家知識產權局其他二審行政判決書;北京市高級人民法院在(2020)京行終4343號杭州阿邁蒂尼服飾有限公司等與空軍總參謀部二審行政判決書)

綜上可以得出結論,對於一個已有生效裁決的商標評審案件,並不是隻要提交了不同於前一評審案件的證據就當然認定構成了新的事實。新的事實應當是新證據證明的事實,而新證據應當是在原裁定或者決定之後新發現的證據,或者確實是在原行政程序中因客觀原因無法取得或在規定的期限內不能提供的證據。如果將本可以在以前的行政程序中提交的證據作為新證據接受,則會使法律對於啟動行政程序事由的限製形同虛設,違背一事不再理的立法本意。

2. 新的引證商標能否形成“新的事實和理由”

實踐中,對於提出了新的引證商標的評審申請,商標評審機關和法院通常認為應當視為申請人提出了“新的理由”(參見北京市高級人民法院(2019)京行終4598號康納利愛爾蘭有限公司等與國家工商行政管理總局商標評審委員會二審行政判決書)

但是,實踐中存在大量係列商標注冊,即這些商標的注冊號雖然不同,但是商標標識或顯著識別部分相同,核定使用的商品或服務項目相同,也就是說新的引證商標並不會對審理結果產生實質性的影響,這種情況下,是否應當視為屬於“相同的事實和理由”?是否可以基於違反一事不再理,駁回新的評審申請,實踐中對於這種情況的做法並不一致。

筆者認為,對於同一申請人針對同一爭議商標多次提出的無效宣告請求,參照對新的證據材料的審理標準,即使在後申請提出了新的引證商標,也應當對引證商標之間的差異性進行審查,如果新的引證商標與前案引證商標無明顯差別,對審理結果不會產生實質性的影響,從節約行政資源的立法本意來講,為了避免多次審查導致結果不一致,應當認為沒有形成“新的事實和理由”。

3. 新的法條依據是否屬於“新的理由”

根據最高人民法院關於審理商標授權確權行政案件若幹問題的規定第二十九條的規定,如果新案引證了新的法條依據,應當認為提出了“新的理由”,盡管新的無效理由依據的事實與在先申請中引用的無效理由依據的事實相同。但需要特別說明的是,申請人應當有能夠支持“新的理由”的證據材料,而這些證據材料可以是在先申請已經提出的。如果僅提出了新的法條依據,但是沒有遞交相應的證據材料,新的理由並不會得到支持。

鑒於申請人提出評審請求時,總是希望能夠盡可能全麵引用法律條文,但是在“一事不再理”原則的規範下,我們仍建議申請人對無效理由進行謹慎選擇,尤其是基於絕對理由提出無效宣告申請時,如果第一次未被支持,再次提出申請時很容易違反“一事不再理”的原則。對於那些本身已經屬於再次提出評審請求的案件,則需要仔細閱讀評審裁定或決定的內容,分析在先評審案件的事實和理由,相關證據材料在前案是否已經經過實質性審查以及法定的質證認證程序,隻有這樣才能降低或避免評審申請由於違反“一事不再理”原則而被駁回的風險,新的評審申請才可能被受理。

    綜上所述,對於商標法實施條例第六十二條規定“一事不再理”原則,筆者認為實踐中申請人提出“新的事實和理由”並不僅在於新發現,而是要與證據相結合,在實質上可以證明基於新的證據確有新的事實產生或者基於相同的證據確有新的理由提出,這樣才更容易被審查機關所接受。

如您對商標保護有任何疑問,歡迎隨時來電詳詢:010-82732278

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