中美專利申請公開實踐的平衡

專利製度建立在“以公開換保護”的基礎上，專利申請人想獲得保護，就需要在專利申請的說明書中公開待保護的技術內容。然而各國對公開的要求有所異同，為了適應經濟全球化、專利保護多域化的趨勢，專利申請人往往需要在規劃申請時平衡不同國家的要求。本文聚焦中美發明專利申請公開實踐的平衡。

形式要件

 中美兩國都要求專利申請進行“清楚”、“完整”的說明，使“所屬技術領域的技術人員能夠實現”其中的技術內容 。

 從組成形式上看，美國專利申請的說明書（specification）應包括發明名稱（title of the invention）、交叉引用（cross-reference to related applications）、發明背景（background of the invention）、簡要說明（brief summary of the invention）、附圖說明（brief description of the several views of the drawing）、詳細說明（detailed description of the invention）、權利要求（a claim or claims）、摘要（abstract of the disclosure）等部分 ；中國專利申請說明書（description）應包括發明名稱、技術領域、背景技術、發明內容、附圖說明、具體實施方式 ，而權利要求和摘要則作為獨立的部分單獨提交。

雖然各部分的劃分方式略有不同，但中國申請所包含的實質內容與美國申請是類似的。在審查基於美國申請進入中國的專利申請時，中國審查員不會要求重新組織說明書各部分的內容。如發明內容（對應美國申請說明書中“簡要說明”部分）中沒有寫明發明所要解決的技術問題以及對照現有技術本發明所取得的有益效果，中國審查員不會要求必須進行補充。所要解決的技術問題或者實現的有益效果，可以僅寫在具體實施方式部分（對應於美國申請說明書中“詳細說明”部分）中。

值得特別注意的是，中國專利申請說明書中並沒有“交叉引用”部分，故基於美國申請進入中國時，雖然中國審查員通常並不會要求去掉該部分，但其中的內容在中國申請中並不能發揮如其在美國申請中的作用，即僅在該部分列出在先申請的申請號，不被視為“其全部公開通過引用並入本文”，後續也不能基於這些內容作對本申請進行修改或請求分案。

實質要件

美國申請公開內容需要滿足書麵說明（written description）、能夠實現（enablement）、以及最佳方式（best mode）三要件 。中國對於公開的要求則由針對說明書、權利要求、修改、分案、優先權要求等不同法條分別定義 。其中主要內容集中規定於《專利法》第二十六條，即“權利要求書應當以說明書為依據”“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，與“書麵說明”“能夠實現”的內涵相吻合。同時，中國法規並沒對“最佳方式”提出要求，僅在《專利法實施細則》第十七條中規定“說明書應當包括...具體實施方式，詳細寫明申請人認為實現發明的優選方式”。鑒於此，滿足美國“最佳方式”要求的說明書在中國也可以適用。

針對權利要求，在美國實踐中沒有“確切文字（in haec verba）”要求，權利要求修改應有通過明示、暗示或內在披露的方式在說明書中得到支持 。中國則要求權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案應當是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書充分公開的內容中得到或概括得出的技術方案，並且不得超出說明書公開的範圍。權利要求的保護範圍可以概括至覆蓋所屬技術領域的技術人員可以合理預測的說明書給出的實施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途 。但中國對修改範圍的審查標準較為嚴格，將範圍限製在“原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容” 。中國審查員很可能不會接受無文字記載或經概括推導得到的技術特征。

因此，建議申請人在撰寫時盡可能地以文字記載的形式體現技術特征和技術方案。說明書中不僅要詳述實施例，還要盡量記載多個層次上概括得到的技術特征和技術方案，為後續的修改和/或分案提供文字依據。與此同時，在權利要求書中也要盡可能全麵地、在各個層次上對發明的技術方案進行保護。

其他撰寫注意事項

除了上述一般性原則條件，在撰寫申請文件時還應注意以下幾個方麵：

技術效果說明

技術效果的記載在中國專利申請中尤為重要，不僅為了滿足“充分公開”的要求，還有助於創造性判斷。

美國專利的“非顯而易見”要求與中國專利的“創造性”要求有所不同。前者隻要判斷本發明作為一個整體對於所屬領域技術人員來說是否顯而易見 。而後者除了需要判斷是否顯而易見外，還需要考慮本發明與對比文件相比是否“能夠產生有益的技術效果。例如，發明克服了現有技術中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發展趨勢 。這也是為什麼基於同一申請文件，美國申請可能獲得授權，但在中國則因為創造性問題可能需要縮小保護範圍甚至被駁回。

特別是生物技術或化學領域內的案件，其有益效果往往輔以實驗數據加以說明。此類案件說明書中應包括技術效果和證明技術效果的實驗數據。雖然審查員應當審查對於申請日之後補交的實驗數據，但，補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的。故此，如果在申請時沒有足夠的實驗數據，則需要盡可能地在申請中描述技術效果，為在後續程序中補充實驗數據提供依據。

能夠實現所需的內容

前文已提到美國申請中慣用的“並入本文”的表述，在中國申請中並不具備其內容自動成文本申請一部分的意義。中國申請以實際記載為準，“並入”的內容不能作為後續修改的支持、也不能作為任何分案申請的基礎，相反將被認為是新增的內容。如果這部分內容與本申請技術方案的實現密不可分，需盡可能地以文字記載在中國申請的說明書中。

此外，雖然屬於公知常識的內容不必在說明書中描述，但是，為理解、實現發明所必不可少的內容，即使是屬於本領域的現有技術，最好也要在說明書中進行描述，且不要簡單地陳述某個技術為現有技術，以避免其成為美國審查程序中的“申請人所承認的現有技術（Applicant Admitted Prior Art）”，也避免在中國審查程序中對創造性的審查產生不利影響。

附圖中的特征

中國的專利審查指南有規定 ：“附圖中推測的內容，或者無文字說明、僅僅是從附圖中測量得出的尺寸及其關係，不應當作為已公開的內容”，實質審查中不得增加“通過測量附圖得出的尺寸參數技術特征”。僅在附圖中圖示出但無文字說明、且未記載於說明書正文中的技術特征，很可能被認為基於此的修改會超出原申請記載範圍，而不能在申請提交後添加到權利要求中。

然而申請的附圖中，除了流程圖中可以對步驟進行簡要描述之外，通常不應包括解釋性的句子或段落等非必要文字標注。因此，為了充分展現附圖所表示的技術特征和技術方案，應盡量在說明書正文中對其加以描述。

各部分記載要求

 中國申請的說明書和權利要求是各自獨立的文件，二者之間不應相互引用，即應避免權利要求中出現“如說明書中所公開的（as disclosed in the description）”“參考附圖（with reference to the accompanying drawings）”或者說明書中出現“根據權利要求序言部分（according to the preamble of claim）”等表述。

 為滿足“權利要求以說明書為依據”的要求，可以在中國申請“發明內容”小標題（對應美國申請中的“Summary”）下或在說明書的末尾全文記錄所有權利要求的內容。

公開的寬限期（Grace period for disclosure）

 除了對申請文件的要求，中美對於在先公開的寬限條件也很不同。當申請人在遞交專利申請之前對待保護的技術提前公開時，應注意以下規定：

中國的寬限期稱為“不喪失新穎性寬限期” ，指申請日（有優先權的指優先權日）之前六個月之內，在下列情形下的公開：
（一）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的；
（二）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的；
（三）他人未經申請人同意而泄露其內容的。

美國的寬限期稱為“新穎性的例外情形（exceptions to novelty）” ，指實際申請日之前一年之內，發明人或共同發明人自己或者直接、間接源自發明人或共同發明人的他人的公開；或者發明人或共同發明人自己或者直接、間接源自發明人或共同發明人的他人、或者在發明申請日前同一權利人通過在先專利申請或在先專利的公開。

可以看到，中國的寬限期時間較短、允許情形較為嚴格且規格較高，而且申請人的在先專利申請也會破壞自己在後申請的新穎性 。

由此，申請人在考慮提前公開某項將在中、美兩國進行專利保護的產品或技術時，一定要綜合考慮在公開的場合方式、申請時限、其與所在專利組合（portfolio）的其他成員間的技術關係等，避免因為不當在先公開導致不利後果。

小結

中美兩國都是專利申請大國，同時也是專利保護主要目的國。就某項產品或技術同時在中美兩國進行專利保護，已成為申請人的一個較為常規的選擇。因此，在進行專利布局時，應注意平衡中美有關公開的專利實踐，以便獲得有效的專利保護。