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你知道的、不知道的國際階段的修改

對於樂於“走出去”的中國企業來說,PCT國際申請大家一定不陌生。中國的PCT國際申請量已經躍居全球第二,這一成績的取得有賴於中國創新企業的卓越貢獻。那麼在遞交了如此多的國際申請之後,我們可曾回頭檢驗,是否已充分利用了國際申請賦予申請人的權利?

 

今日筆者就帶您回顧一下國際申請階段的修改。

 

所謂修改,既包括對著錄項目的修改,例如申請人、發明人姓名地址等變更、代理機構變更、優先權信息變更等;也包括對申請文件的修改。前者相對簡單,隻要提交相關變更、更正請求,提供或附具相應的證明文件,在最早優先權日(沒有優先權的從國際申請日)起30個月之內大多都是可以更正的。今天,筆者主要想聊一聊對於申請文件的實質修改。

 

對申請文件的修改其實也可以從兩個方麵入手,第一:補正或更正;第二:主動修改。

 

一、補正或更正

 

補正,主要是針對受理局、國際局下發的《國際階段缺陷改正通知書》(PCT/RO/106)及《無其他表格情況下的往來函》(PCT/RO/132、PCT/IB/345)等通知書中指出的缺陷在規定期限之內進行相應修改、答複。此過程與中國申請中的補正類似,係用以針對性修改申請文件,克服審查員指出的缺陷,推進審查程序的順利進行。

 

而更正,旨在更正申請文件中存在的明顯錯誤。根據《專利合作條約實施細則》第91條規定,“如果申請人要求,申請人提交的國際申請或者其他文件的明顯錯誤可以依據本細則更正”。對申請文件的更正應該向國際檢索單位或國際初步審查單位提出,但需注意的是,遺漏某類文件或者遺漏一頁或多頁內容及摘要中的錯誤不可通過更正程序進行糾正(必要時可考慮援引程序的適用)。因此作為申請人,如果在提交國際申請後發現申請文件存在一些明顯的瑕疵,可以通過此程序予以更正,這樣可確保後續進入各個國家時“審查基礎”文本正確,盡量降低潛在風險。

 

二、主動修改

 

國際階段提供的多次“主動修改”的機會,給予了申請人更多選擇,來考慮是否需要調整申請的保護範圍,或者補充說明書內容等。同時,在進入各個國家時,申請人可以自行決定是否在該國需要以修改後的申請文件進行審查,或者依然按原始遞交版本進行審查。下麵我們就逐一來看看這些“主動修改”的時機。

 

1. 19條修改

 

根據《專利合作條約》第19條的規定:

(1) 申請人在收到國際檢索報告後,有權享受一次機會,在規定的期限內對國際申請的

權利要求向國際局提出修改。申請人可以按細則的規定同時提出一項簡短聲明,解釋上述修

改並指出其對說明書和附圖可能產生的影響。

(2) 修改不應超出國際申請提出時對發明公開的範圍。

(3) 如果指定國的本國法準許修改超出上述公開範圍,不遵守本條(2)的規定在該國不應

產生任何後果。

 

細則中進一步指出,所謂“規定的期限”係優先權日起16個月或國際檢索單位送交國際檢索報告之日起2個月或最遲國際公布技術準備工作完成之前。“簡短聲明”應不超過500字,抬頭標明“按條約第19條(1)所作的聲明”。申請人同時提交替換頁,並在信函中說明修改的不同之處和替換情況。

 

即,申請人收到檢索報告後,可以根據檢索報告中指出的新創性檢索結論和書麵意見,適應性調整權利要求的保護範圍,以使其更具備新穎性、創造性、實用性,有利於後續進入各國家的審查。但依據19條進行的修改僅限於權利要求書,對其他申請文件是不可進行修改的。19條修改聲明及替換頁會跟隨國際公布A4文本進行公布。如申請人想要在進入國家階段時指明依據19條修改內容進行審查,則需確保相應譯文與國際公布保持一致。

 

2. 34條修改

 

根據《專利合作條約》第34條的規定:

(2)(b) 在國際初步審查報告作出之前,申請人有權依規定的方式,並在規定的期限內修改

權利要求書、說明書和附圖。這種修改不應超出國際申請提出時對發明公開的範圍。

(d)申請人可以對上述書麵意見作出答複。

 

申請人根據上述條款,可在提出國際初步審查請求同時、提出之後至報告作出之前的時間內,針對書麵意見或根據自己的意願修改全部申請文件,包括權利要求書、說明書及說明書附圖。也就是說,隻要不超出原始遞交申請文件披露的範圍,申請人可隨意修改申請文件。34條修改文本會作為國際初步審查報告的附件一並公布,如申請人想要在進入國家階段時指明依據34條修改內容進行審查,則需確保相應譯文與國際初步審查報告附件保持一致。(哪怕國際階段修改錯誤,也得“將錯就錯”)

 

3. 28/41條修改

 

《專利合作條約》第28條及第41條係對“向指定局提出對權利要求書、說明書和附圖的修改”的相關規定。區別在於28條適用於未提交國際初步審查請求則進入各國家的國際申請,41條適用於經過國際初步審查階段後進入各國家階段的國際申請。

 

28條和41條規定內容一致:

(1) 申請人應有機會在規定的期限內,向每個指定局提出對權利要求書、說明書

和附圖的修改。除經申請人明確同意外,任何指定局,在該項期限屆滿前,不應授予

專利權,也不應拒絕授予專利權。

(2) 修改不應超出國際申請提出時對發明公開的範圍,除非指定國的本國法允許修改超

出該範圍。

(3) 在本條約和細則所沒有規定的一切方麵,修改應遵守指定國的本國法。

(4) 如果指定局要求國際申請的譯本,修改應使用該譯本的語言。

 

申請人根據條約賦予的權利,可以在遞交國家階段申請的同時提出對申請文件的主動修改,修改範圍與34條一樣,隻要不超範圍,相對自由。申請人可以充分利用此機會將申請文件進行適應性調整,以符合各個國家在形式上的具體要求,如權利要求項數、多引多問題等。

 

28/41條修改直接向國家局提出,因此沒有國際公布作為參照,若選擇請審查員按修改內容進行後續審查,則將直接以申請人提交的修改文本作為審查依據。

 

上述3種主動修改時機均在於給予申請人更多的主動性,便於其調整合適的保護範圍,兼顧保護的需求和審查效率。筆者建議申請人可以充分考慮,對於希望適用於各個國家的修改,可利用19、34條提供的時機在國際階段進行修改,也可以此保證後續如若翻譯出現瑕疵可依據國際公開內容進行解釋修正。如若相關修改僅為滿足各國審查的需要,則可選擇采用28/41條的修改時機,在各個國家單獨提交。

 

運用的前提是了解,隻有充分了解規則,掌握條約賦予的權利和義務,才能令其更好地服務於發明創造的保護“大業”。希望筆者今日的分享能夠幫助申請人更多深入地了解《專利合作條約》對於“修改”的相關規定,更好地利用修改時機,“打造”“完美的”申請文件。

 

如有專利保護相關問題,歡迎來電谘詢:010-82732278

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